Решение по дело С-48/09 Р, Лего

 

Петя Аладжова[1]

 

1. Въведение

От 1989 г. е възможно в Европейския съюз да се регистрира като марка знак, изобразяващ формата на дадена стока. Защитата на потребителите обаче, търсена чрез осигуряване на конкурентна среда, предоставяща по-голям потребителски избор, по-евтини стоки и по-интензивна изобретателска дейност от страна на производителите, налага някои ограничения в сферата на регистрацията на подобни марки. В настоящото изложение ще бъде разгледан интересният опит на датското дружество Лего да защити позицията си на пазара на строителни играчки, оповавайки се на правото на търговска марка. Първо ще бъдат обобщени фактите и обстоятелствата, довели до делото пред Съда на Европейския съюз („Съд“), след това заключението на Генералния адвокат и самото съдебно решение[2].

2. Факти и обстоятелства

На 1 април 1996 г. Лего подава заявка за регистрация на марка за стоки от клас „игри и играчки“. Заявената марка представлява изображение на известната червена триизмерна тухличка за игра на Лего. След първоначално колебание поради лиспата на отличателен характер на сглобяемото блокче за игра, Службата за хармонизация във вътрешния пазар (“СХВП” – OfficeforHarmonizationintheInternalMarket) регистрира марката въз основа на аргумента, че знакът, изобразяващ строително блокче, е придобил отличителен характер в процеса на ползването си и не може да се каже, че се състои само от формата на стоката, технически необходима за функциите на играчката.

В отговор на регистрацията, един от конкурентите на Лего в продажбата на строителни играчки – Мега Брандс, подава искане за обявяване на недействителност на новорегистрираната марка, тъй като счита, че регистрацията й противоречи на абсолютните основания за отказ, предвидени в член 7, параграф 1, буква а), буква д), подточки ii) и iii) и буква е)[3] от Регламент № 40/94[4]. Според тези основания, не може да се регистрират като марка знаци, които нямат отличителен характер, както и знаците, които се състоят изключително от формата на стоката, необходима за целения технически реузлтат или формата, която придава съществена стойност на стоката. Регламентът предвижда изключение от тези основания за отказ на регистрация относно марки, които са станали отличителни в резултат на ползването им. Това изключение обаче, е неприложимо по отношение на знаци, състоящи се от формата на стоките, необходима за постигането на технически резултат или придаваща съществената стойност на стоките.

Жалбата успешно довежда до обявяване на марката на Лего за недействителна[5]. СХВП приема, че знакът, изобразяващ строително блокче, се състои изключително от формата на самата играчка, необходима за постигането на технически резултат – сглобяването на блокчета едно с друго. Последващата жалба на Лего е отхвърлена. В решението си, разширеният апелативен състав на СХВП заема позиция, че при анализиране годността на разглеждания знак да бъде регистриран като марка, общественото мнение и възприятията на потребителя не играят роля в определянето на чисто функционалния характер на знака. Това, че потребителите разпознават строителната тухличка на Лего, не променя факта, че формата й е продиктувана от функцията й да се сглобява с други блокчета. Този извод е наложен от неприложимостта на гореспоменатото изключение от абсолютните основания за отказ – доказването на придобития чрез използването на разглеждания знак отличителен характер не премахва функционалния му характер и не прави знака годен за регистрация. В допълнение, СХВП постановява, че забраната за регистрация се прилага и по отношение на форма, чиито съществени характеристики отговарят на техническа функция, дори и тази форма да съдържа незначителен произволен елемент, например цвят, както е в случая с червеното строително блокче на Лего.

През 2006 г. Лего обжалва решението на СХВП пред Общия съд (тогава – Първоинстанционен съд)[6]. Общият съд обаче отхвърля аргументите на Лего, че наличието на алтернативни форми на играчката, които биха постигнали същата функционалност, трябва да бъде взето предвид при прилагането на чл. 7 от Регламент № 40/94. Съдът приема, че макар и форми, различни от тази на строителното блокче на Лего, също да биха позволили сглобяването на тухличките една с друга, това не променя факта, че въпросната форма на блокчето е наложена изключително от функцията му да бъде именно сглобяемо строително блокче и не е произволен креативен елемент на знака, водещ до неговата отличителност. В подкрепа на извода си Общият съд цитира решението на Съда на Европейските общности („Съд“) по делото Филипс (Philips)[7], където Съдът постановява, че „наличието на други форми, които позволяват получаването на същия технически резултат, [не е] от естество да отстрани основанието за отказ“, както и че „регистрацията на определен знак, който се състои от форма [на определена стока, се изключва] дори ако е възможно получаването на разглеждания технически резултат чрез други форми“.

Общият съд потвърждава и изводите на СХВП относно значението на това как потребителите възприемат знака, заявен за регистрация като марка. Техните възприятия не са релевантни за преценката дали формата е чисто функционална поради липса на нужните технически познания.

Лего, в процес на реконструкция на цялостното си пазарно поведение в резултат на сериозна загуба на пазарен дял в началото на новия век, се стреми към изграждането на силно индивидуализирана визия за играчките си и към подсилване на потребителската лоялност спрямо популярните строителни блокчета, които в голяма степен са дублирани от канадския конкурент Мега Брандс, предлагащ играчки със същата форма и размер. Това довежда до обжалване на решението на Общия съд пред Съда през 2009 г.

3. Заключението на генералния адвокат

Генералният адвокат по делото (Mengozzi) предлага по-нюансиран подход към интерпретацията на основанията за отказ на регистрация на марка, съдържащи се в чл. 7 от Регламент № 40/94 спрямо подхода, следван от Съда по делото Филипс. Основната му критика към решението Филипс е това, че решението се концентрира изключително върху основанията за отказ на регистрация на марка, характеризираща се основно с формата си, наложена по технически съображения, като не предоставя никакви насоки за бизнеса относно възможностите за регистрация като марки на знаци, които имат функционални характеристики. Според Генералния адвокат, макар съдът да не е затворил напълно вратата за регистрация на функционални знаци, значително е отежнил подобно начинание.

Основанието за отказ на регистрация на марка поради възпроизвеждане формата на стоката, необходима за целения технически реузлтат, както напомня Генералният адвокат, има двояка цел: (i) предотвратяване на монопола върху технически решения за стоки, търсен чрез правото на търговска марка, особено в случаи, при които тези решения са били защитени чрез друго право на индустриална собственост, (ii) прокарване на ясна раграничителна линия между закрилата, предоставяна от регистрирана марка и тази, предоставяна от други форми на интелектуална собственост.

Генералният адвокат предлага метод за изясняване съдържанието на разглежданото основание за отказ на регистрация, състоящ се от три стъпки. Методът цели идентификация на случаите, в които заявената марка е годна за регситрация, макар да съдържа някои функионални характеристики.

• Първа стъпка – компетентният орган, отговорен за разглеждане на заявката за регистрация, следва да идентифицира най-важните елементи на формата на знака, заявен за регистрация.

Тъй като на този етап все още не става въпрос за определяне дали знакът има отличителен характер, а просто определяне на основните му характеристики, всяка от чертите му трябва да се анализира поотделно. За разлика от оценката на отличителния характер, на този етап не е необходимо да се взема предвид цялостното впечатление от знака. Следователно, трябва да се установят основните характеристики на формата и до каква степен допринасят за постигане на техническия резултат, което изключва необходимостта от препратки към възприятията на потребителя. На този първи етап от анализа знакът все още не е подложен на проверка дали е годен да изпълнява функциите на марка (т.е. да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица), а по-скоро се цели определяне доколко е необходим за постигане на техническия резултат и какви са основните черти на този резултат. В случай, че не всички характеристики на формата на знака са чисто функционални, следва да се премине към втория етап на проверката.

Генералният адвокат заключва, че тъй като всички елементи от строителното блокче на Лего са функционални, не е необходимо да се преминава към следващите стъпки на анализа дали знакът е способен да бъде регистриран като марка.

• Втора стъпка – приложима, когато разглежданият знак има форма, само част от съществените характеристики на която са функционални. Тогава основанието за отказ е неприложимо, тъй като според него само знак, състоящ се изключително от формата на стоката е негоден за регистрация, ако е установено, че съществените функционални характеристики на тази форма се дължат единствено на целения технически резултат.

На този етап следва да се определи дали предоставянето на марка не би съставлявало пречка за конкурентите да използват съществените функционални характеристики на формата, които са необходими за присъствието им на пазара, например с оглед оперативната съвместимост на стоките им с тези на притежателя на функционалната форма, за която се иска регистрация. Трябва да се избегне ситуация, в която конкурентите биха били поставени в изключително неблагоприятно положение спрямо титуляра на марката с цел защита на потребителя.

• Трета стъпка – приложима, когато се установи, че формата не води до предотвратяване на конкуренцията.

На този етап компетентният орган следва да установи дали знакът има отличителен характер. Отличителната способност на марката се преценява спрямо стоките, за които се отнася от гледна точка на техните потребители. Марката се разглежда в нейната цялост, тъй като единственият значим фактор за целите на преценката на отличителния й характер е цялостното впечатление, което тя създава у потребителите[8].

4. Решението на Съда

Лего атакува решението на Общия съд пред Съда на основание нарушение на чл. 7 от Регламент № 40/94, като разделя аргументацията си на три части:

1. Неправилно тълкуване на предмета и обхвата на основанието за отказ на регистрация на марка поради възпроизвеждане формата на стоката, необходима за целения технически реузлтат

Според Лего регистрацията на определена форма следва да бъде забранено единствено, ако би довела до предоставяне на монопол върху технически решения или върху полезни характеристики. Съдът потвърждава, че основанията за отказ трябва да се прилагат в светлината на общия интерес, който в конкретния случай се изразява в предотвратяването на монополно положение върху техническото решение за сглобяване на строителните блокчета. Когато формата на стоката само материализира техническото решение, патентовано от производителя, защитата на тази форма като марка след изтичане на срока на действие на патента ограничава възможността за други производители на играчки да увеличат конкуренцията на пазара, използвайки същото техническо решение и предоставяйки сходен тип стоки.

Горната линия на разсъждения не бива да се довежда до крайност. Основанието за отказ е ограничено до знаците, които се състоят „изключително“ от формата на стоката, „необходима“ за постигане на технически резултат. Това законодателно решение отчита факта, че всяка форма на стока е в известна степен функционална.

В разглеждания случай е установено, че техническото решение как строителните блокчета да бъдат лесно сглобяеми от деца и в същото време достатъчно стабилни, веднъж сглобени, така че да не се разпадат, налага формата на играчката. Ако бъде регистриран като марка знакът, изобразяващ формата на строителното блокче, това би предотвратило всяка конкурениця на пазара на подобни сглобяеми строителни играчки. Според съда, защитата на предприятието, открило въпросното техническо решение, след изтичане на патентна, би могла да се търси по пътя на правилата относно нелоялна конкуренция.

2. Неправилни критерии за определяне на съществените характеристики на формата на стоката

Лего поддържа, че понятието „съществени характеристики“ е синоним на „доминиращи и отличителни елементи“ и че определянето на посочените характеристики трябва да се извърши от гледна точка на съответните потребители.

Според Съда обаче, начинът, по който потребителят възприема знака, не е определящ при прилагането на основанието за отказ. Правилното прилагане на основанията за отказ предполага съществените характеристики на разглеждания триизмерен знак да са надлежно определени от компетентния орган по регистрация на заявената марка. Определянето се извършва за всеки отделен случай. След като определи съществените характеристики на знака, компетентният орган трябва да провери също дали тези характеристики съответстват на техническата функция на разглежданата стока. Форма на стока, която съдържа важен нефункционален елемент като декоративен или оригинален елемент може да бъде регистрирана като марка. В този случай конкурентните предприятия имат лесен достъп до алтернативни форми с равностойна функционалност, без да дублират същия нефункционален елемент.

Най-важният елемент на знака, състоящ се от строителното блокче на Лего, са двата реда издатини върху горната страна на блокчето, необходими за постигане на техническия резултат, за който е предназначена разглежданата стока – снаждане на блокчета за игра. Всички останали елементи на знака, с изключение на цвета, също са функционални.

3. Неправилни критерии за функционалност

Според Лего експертизата на функционалността на характеристиките на определена форма налага сравняване на тези характеристики с алтернативни форми.

Противно на тази позиция, Съдът смята, че след определяне съществените характеристики на даден знак, се проверява единствено дали тези характеристики отговарят на техническата функция на съответната стока. Тази проверка се ограничава до анализ на знака, заявен за регистрация като марка, а не на знаците, които се състоят от други форми на стоки. В конкретния случай анализът на функционалността на формата е базиран и на документацията, свързана с патента за строителните блокчета.

5. Коментар

Воден от изложените по-горе на кратко съображения, Съдът отхвърля жалбата на Лего. Решението поставя пресечната точка във взаимодействието между динамичната и статичната конкуренция в общата им цел да защитават потребителите – в първия случай чрез създаване на условия за изобретателска дейност на производителите, а във втория – чрез създаване на благоприятна среда за навлизане на повече фирми на пазара, които да доведат до понижаване на крайните цени и до по-голям избор за потребителите.

Макар строителните играчки на Лего да са познати на всеки европейски потребител благодарение на иновативното решение за имитация на истински строителни елементи и техниката им на снаждане по удобен за децата начин, единствено временната закрила, предоставяна от патентното право, е достъпна за дружеството, именно с идеята да не се ограничава предлагането на конкурентни играчки на пазара ненужно дълго време след възстановяване на първоначалната инвестиция на титуляра на патента. Марката, благодарение на възможността за подновяване на регистрацията си, би могла да предоставя закрила за неограничено време. Предвид липсата на възможност за заобикаляне на техническото решение, въплътено във формата на играчката, евентуална регистрация на марка би предоставила монополни приходи на Лего за необозримо бъдеще.

Прави впечатление, че макар Съдът да следва Генералния си адвокат в духа на разсъжденията за защита на конкурентния пазар, методологията, предложена от последния не е обсъдена в съдебното решение. Съдът решава да не възлага на компетентните органи в областта на интелектуалното право преценка на възможностите за навлизане на конкуренти на пазара и цели по-скоро създаването на критерии за ясно разграничаване на креативните от функционалните елементи на дадена форма на стока, за да бъде изпълнен духът на разпоредбата, чиято крайна цел реално в голям степен е именно защитата на конкуренцията.

Интересни са и двете противоположни тенденции в областта на интелектуалната собственост – от една страна, все по-широк е кръгът на обекти на закрила (напр. базите данни вече са закриляни от авторско право), от друга страна ограниченията в регистрацията на форми като марки напомнят, че закрилата, предоставяна от правото на интелектуална собственост не е самоцел, а цели развитието на конкурентен общ пазар. Макар монополът да е стимулът, подтикващ производителите към интензивна конкуренция за завладяване на нови пазари и иновативни решения, прекомерното му задържане би довело по-скоро до влошаване положението на потребителя.[9]

 

***

Link to the summary in English language: LIMITATIONS ON THREE-DIMENSIONAL TRADE MARK REGISTRATION

***

 

[1]Петя Аладжова е адвокат, вписан в Софийска адвокатска колегия и антитръст анализатор на сливания и придобивания към електронно списание ArbJournal.

[2]Дело С-49/09 Р

[3]В българския Закон за марките и географските означения (Обн. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г, , посл. изм. ДВ. бр.80 от 12 Октомври 2010г.) тези основания са предвидени в чл. 11.

[4]Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността, OB L 11, 14.1.1994 г., стр. 1—36.

[5]Преписка R 856/2004-G

[6]Дело T‑270/06

[7]Решение от 18 юни 2002 г. (C‑299/99, Koninklike Pilips Electronics v Remington Consumer Products Ltd)

[8]Критериите за преценка на отличителния характер на даден знак са установени в практиката на Съда (Procter & Gamble/СХВП – C‑473/01 P и C‑474/01 P, Recueil, стр. I‑5173), имплементирани в Методическите указания за прилагане на чл. 11 от Закона за марките и географските означения, издадени от Председателя на Патентното ведомство на 18.04.2011 г.

[9]Би могло да се спомене, че според школата на Чикаго, монополът не е обезпокояващо състояние на пазара, защото силният стимул за постигането му води до конкуренция между икономическите оператори.