НЕ СЕ ЛИ ИЗЧЕРПИ ВРЕМЕТО ЗА РАЗМИСЪЛ ИЛИ КАК В БЪЛГАРИЯ СЕ РАЗБИРА И ПРИЛАГА ПРИНЦИПЪТ НА ИЗЧЕРПВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ТЪРГОВСКА МАРКА ПРАВА

Author

Кина Чутуркова *

 

Първоначален повод за настоящата статия даде публикуваното наскоро съобщение в Бюлетина на Амстердамския офис на международната адвокатска кантора НаутаДутил (NautaDutilh), според което с решение от 08 юни 2011 г. съд в Амстердам е приел, че решение, постановено от български съд е в противоречие с обществения ред в Холандия и не може да бъде признато съгласно Брюкселския регламент (Регламент на Съвета (ЕС) No 44/2001 от 22 декември 2000 за юрисдикцията и признаването и изпълнението на решения по граждански и търговески дела).

В съобщението накратко са изнесени основните факти по делото. През 2008 г. Диаджео – собственикът на търговската марка JohnnieWalker – претендирайки, че в България са нарушени правата му върху марката, е поискал и Софийският градски съд е постановил като обезпечителна мярка задържането на контейнер с уиски, което е било пуснато със съгласието на собственика на марката на пазар извън Европейския съюз, но за вноса му в България (а с това и в Европейския съюз) не е дал съгласие. Пред Софийския градски съд Диаджео е предявил иск за установяване и преустановяване на нарушението на правата му върху марката. Междувременно Софийският апелативен съд е отменил задържането на стоката, а впоследствие с влязло в сила решение през 2010 г. Софийският градски съд е отхвърлил иска на Диаджео, основавайки се на Тълкувателно решение № 1 от 15.06.2009 г. на Общото събрание на Търговска колегия (ОСТК) на Върховния касационен съд (ВКС) по тълк. д. № 1/2008 г. (по-нататък и само ТР № 1). С посоченото ТР № 1 е прието с мнозинството от съдиите на ОСТК на ВКС, че вносът в България на оригинални стоки, които са били пуснати със съгласието на собственика на марката където и да било другаде, включително и извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), не представлява нарушение на правата върху регистрирана марка. Пет от съдиите от ОСТК на ВКС са изразили особено мнение, отбелязвайки, че според Директивата за марките (Първа директива 89/104/ЕО на Съвета от 21.12.1988г. относно сближаване на законодателствата на държавите – членки във връзка с търговските марки (отменена с кодифициращата Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2008г. влязла в сила на 28 ноември 2008 г.) вносът в България на оригинални стоки, идващи от страна извън ЕС или ЕИП, без съгласието на собственика на марката, следва да се счита за нарушение. По-нататък, българската компания, чийто контейнер е бил задържан по искането на Диаджео, е започнала съдебно дело в съд в Амстердам срещу холандското дружество от групата на Диаджео, което е собственик на марката JohnnieWalker, претендирайки обезщетение за твърдяни вреди от незаконно задържане. В своя защита Диаджео е възразило, че решението на Софийския градски съд противоречи на обществения ред, според смисъла на чл.34(1) от Брюкселския регламент, защото това решение се основава на ТР № 1 на ВКС, което , според Диаджео, е в противоречие с принципите, формулирани от Съда на Европейския съюз (СЕС) по делото Silhouette(Решение от 16 юли 1998, дело C-355/96). Според Диаджео българският Върховен касационен съд е бил длъжен при съществувалите обстоятелства да се обърне с искане за преюдициално произнасяне от СЕС в съответствие с чл.267 от Лисабонския договор, а като не е сторил това и като не е мотивирал правилно своето решение, ВКС е нарушил основни принципи на Европейското право, което от своя страна предствлява нарушение на Европейския, а оттам и на холандския обществен ред. Съдът в Амстердам, произнасяйки се по делото, достига до същия извод, че българският върховен съд е следвало да поиска преюдициално произнасяне на СЕС, като в тази връзка съдът се позовава на особените мнения на подписалите ТР № 1съдии и заключава, че като не е поискал преюдициално произнасяне, българският съд е действал в противоречие с основни принципи на Общностното право, което от своя страна формира част от холандския обществен ред. По тези съображения съдът в Амстердам е отхвърлил исковете, които се основават на решението на Софийския градски съд.

Както е отбелязано в съобщението за решението на съда в Амстердам, много рядко по съображения за нарушен обществен ред се отказва признаване на решение, постановено от съд в страна-членка на Европейския съюз, и този изключително рядък случай илюстрира, как винаги трябва приоритетно значение да се отдава на основните принципи на Европейското право.

Отказът на съда в Амстердам да откаже да се съобрази с влязло в сила съдебно решение на български съд е тежко отсъждане срещу правораздавателен акт на друга страна-членка на Европейския съюз.

Същият извод за противоречие между ТР № 1 и утвърдената парктика на Съда в Люксембурк впрочем беше вече направен в постановеното преди това Определение от 28.10.2010 г. (Определението) постановено от СЕС по повод на конкретно дело, разглеждано от български съд, по което на основание член 234 от ДЕО е било отправено преюдициално запитване. Дело пред СЕС е C‑449/09, Делото Canon. Като резюмира фактите по основното дело между учреденото по японското право дружество Канон Кабушики Кайша („Канон “) и учреденото по българското право дружество Ай Пи Ен България ООД ( „Ай Пи Ен България“) относно стоки, които са произведени от Канон и са изпратени без съгласието му към България от трета държава, и чийто получател в България е Ай Пи Ен България, СЕС посочва, че от правна страна страните спорят по въпроса, дали притежателят на марката има право да забрани на трето лице да въведе без негово съгласие в Европейското икономическо пространство (ЕИП) оригинални стоки, носещи тази марка. По-нататък СЕС отбелязва, че по време на това съдебно производство пред българския национален съд Върховният касационен съд е постановил тълкувателно решение (ТР № 1 ) според което е прието, че сам по себе си фактът на внос на оригинални стоки от трета държава без съгласието на притежателя на марката, поставена върху тези стоки, не представлява нарушение на изключителните права, предоставени от марката. Именно, защото е поискал да се установи, дали посоченото ТР № 1 е съвместимо с правото на Съюза, Софийският градски съд е решил да спре производството и да постави на Съда преюдициален въпрос.

За да се произнесе по този въпрос, на първо място, стгайки до извода, че в случая отговорът на преюдициалния въпрос се налага недвусмислено от съдебната практика и като се позовавa на чл. 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник, Съдът приема, че следва да се произнесе не с решение, а с мотивирано определение, с което да препрати към съответната съдебна практика. Така в Определението си Съдът отбелязва, че относно понятието „внос“ по смисъла на член 5, параграф 3, буква в) от Директива 89/104 следва да се напомни, че в Решение от 18 октомври 2005 г. по дело Class International (C‑405/03, Recueil, стр. I‑8735, точки 42—44) Съдът е постановил, че в хипотезата, в която оригинални стоки, изпратени към държава членка от трета държава, все още не са пуснати в свободно обращение, но са поставени под митнически режим на складиране, не е налице „внос“ по смисъла на посочената разпоредба[1].По-нататък Съдът посочва, че дори и при такова положение, по отношение на стоките, които са въведени физически в ЕИП, но все още не са пуснати в свободно обращение, притежателят на марката може да се позове на нарушение на неговите изключителни права съгласно член 5, параграф 1 и параграф 3, буква б) от Директива 89/104, когато е установено, че посочените стоки са предмет на продажба или на предложение за продажба, което предполага по необходимост пускането им на пазара в ЕИП (Решение по делото Class International). Съдът при това указва на българския съд от фактическа гледна точка да изясни, дали Ай Пи Ен България се готви да пусне на пазара в ЕИП разглежданите в главното производство стоки, или предлага, или продава тези стоки на друг икономически субект, който по необходимост ще ги пусне на пазара в ЕИП, както в тази връзка подробни разяснения са дадени по дело Class International. Независимо от посочената необходимост от доизясняване на делото от националния съд, по поставения по същество от запитващата юрисдикция въпрос, дали член 5 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка може да се противопостави на първото пускане на пазара в ЕИП, без негово съгласие, на оригинални стоки, носещи тази марка, Съдът категорично подчертава, че от няколко решения на Съда следва утвърдителен отговор на този въпрос. Като се позовава на т. 26 от Решение от 16 юли 1998 г. по дело Silhouette, Съдът приема, че Директива 89/104 не може да се тълкува в смисъл, че оставя на държавите членки възможност да предвидят в националното си право изчерпването на предоставените от марката права за стоки, които са пуснати на пазара в трети държави. В Решението по делото Silhouette и в последващи решения Съдът уточнява, че целената от Директива 89/104 последица е да ограничи изчерпването на правото, предоставено на притежателя на марката, само до случаите, в които стоките са пуснати на пазара в ЕИП, и така да позволи на притежателя на марката да упражни контрол върху първото пускане на пазара в ЕИП на стоки, носещи неговата марка (Решение от 20 ноември 2001 г. по дело Zino Davidoff и Levi Strauss, C‑414/99—C‑416/99, Recueil, стр. I‑8691, точка 33, Решение от 8 април 2003 г. по дело Van Doren + Q, C‑244/00, Recueil, стр. I‑3051, точка 26, както и Решение от 30 ноември 2004 г. по дело Peak Holding, C‑16/03, Recueil, стр. I‑11313, точка 36).

Така, с Определението Съдът се произнася в следния смисъл:

„Член 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка може да се противопостави на първото пускане на пазара в Европейското икономическо пространство, без негово съгласие, на оригинални стоки, носещи тази марка.”

Очевидното е противоречието между практиката на СЕС, цитирана в Определението, и постановеното с ТР № 1. То обаче не бе съзряно от ОСТК на ВКС, при което се стигна до положение, при което, от една страна, на основание чл.130, ал.2 от Закона за съдебната власт ТР № 1 е задължително за всички български съдилища, а от другс страна, на основание чл. 267 от ДФЕС, защото България е една от юрисдикциите от ЕС и ЕИП, и изрично на основание чл.633 от ГПК даденото от СЕС тълкуване е задължително за българските съдилища и институции.

За да се преодолее това недопустимо състояние, още на 14.12.2010 г. Председателят на Висшия адвокатски съвет подаде Искане (Искането на ВАС ) до Председаля на ВКС за отмяна на ТР № 1. В Искането на ВАС се посочва, относно противоречивата съдебна практика по прилагане на разпоредбите на чл.73, чл.13 и на чл.15, ал.1 от ЗМГО относно случаите преди 01.01.2007г. (т.е. до пълноправното членство на България в Европейския съюз) ОСТК на ВКС е следвало да вземе предид тълкуването на разпоредбите на чл.5 и чл. 7(1) от Първата Директива за марките, вече направено от СЕС, и съответно да го приложи към аналогичните разпоредби на чл.13 и чл.15, ал.1 от ЗМГО при съобразяване на териториалния обхват на нормите към посочената дата и съответно на действащото дотогава в България национално изчерпване на правата върху марка; а относно случаите след 01.01.2007г., ОСТК не е следало да се произнася, защото, освен че не е и било сезирано с питане от Председателя на ВКС за тези случаи, не е и било компетентно да тълкува разпоредби на правото на ЕС, тъй като компетентен за това е СЕС, който освен това вече се е произнасял по поставените въпроси.

Повече от половин година след подаването на Искането на ВАС, едва след постановяването на Определението на СЕС по ДелотоCanon и, за съжаление, след посоченото по-горе решение на холандския съд, ОСТК на ВКС е свикано и заседанието за преразглеждане на злополучното тълкувателно решение е насрочено.

Логичен е въпросът, защо беше нужнно толкова време да се чака и защо известната и многократно цитирана практика на СЕС относно изчерпване на правата върху марка не беше прочетена, своевременно осмислена и правилно приложена от ВКС още при постановяване на ТР № 1.

И бихме останали само с тези въпроси, но разбираме, че наред с питането следва ли да се приеме за загубило сила приетото с ТР № 1, Председателят на ВКС предлага ОСТК да се произнесе и по още едно, свързано с изчерпването на правата върху марка питане, а именно: «Кога настъпва изчерпване правото на марка по смисъла на чл.15 ал.1 от ЗМГО в редакцията до изменението с ДВ бр.73/2006, в сила от 01.01.2007 г. – с пускането на пазара от притежателя лично или с негово съгласие на стоки от рода/вида, за които марката е регистрирана, или с пускане на всяка индивидуално определена партида/екземпляр от стоката?»

Това ново питане повдига някои въпросителни и поражда сериозни опасения, че отново пред ВКС е очертан проблем, който Съдът отдавна вече е разрешил, но сякаш и това е останало незабелязано от българския съд или пък той не желае да се съобрази с тълкуването на Съда.

А Съдът още с решението по делото Sebago ( Дело С-173/98), в т. 17- т.22 от мотивите, е обобщил практиката си по въпроса и ясно и недвусмислено е заключил, че „…за да има съгласие по смисъла на член 7(1) от Директивата, това съгласие следва да се отнася до всяка отделна бройка от стоката по отношение на която се претендира изчерпване на права.” По-категорично от това тълкуване на чл.7 (1) от Директивата за марките, едва ли може да се направи и подробните и ясни мотиви на цитираното решение по делото Sebago не оставят и място за съмнение, че изчерпването на права настъпва не за вида/рода стоки, за които марката е регистрирана, ако веднъж такива стоки са били пуснати на пазара със съгласието на собственика, а за всяка конкретната партида/ артикул от стоките с тази марка, когато собственикт е дал съгласието си за пускането им на пазара.

На следващо място, няма да е излишно да се посочи, че в разпоредбата на чл.15, ал.1 от ЗМГО е транспонирана разпоредбата на чл.7 (1) от Директивата за марките , което означава, че тълкуването и прилагането на чл.15, ал.1 от ЗМГО е тълкуване и прилагане на чл.7 (1) от Директивата за марките, поради което българският съд трябва да се съобразява с даденото от Съда тълкуване.

Макар новото питане на Председателя на ВКС да се отнася до чл.15,ал.1 от ЗМГО в редакцията му преди 01.01.2007г., текстът на закона по същество е един и същ – разликата е само в териториалния обхват на изчерпването. Освен това, започнала с Договра за асоцииране от 1993г. хармонизацията на българското законодателство с Европейското право цели именно еднаквото тълкуване и прилагане на европейстите норми, което трябва да започне с приемането на новите правила, т.е. и преди формалното пълноправно членство на България в ЕС тълкуването на тези правила, дадено от Съда, трябва да се следва.

И накрая още едно напомняне – разпоредбата на чл.633 от ГПК, според която решението на СЕС е задължително за всички съдилища и учреждения в България, означава, че за българските съдилища и учреждения са задължителни всички решения на Съда, независимо дали са постановени във връзка с конкретен случай, разглеждан от българския национален съд или от който и да е друг национален съд. Следователно не е нужно български съдии да отправят преюдициално питане до Съда по въпроси, по които вече има произнасяне (макар и по питане на съд от друга страна-членка). Необходимо и достатъчно е правилно и точно да се съобрази постановеното от Съда.

 

***

Link to the summary in English language: HAS THE RIGHT TO DEBATE WITH THEMSELVES BEEN EXHAUSTED OR HOW THE EXHAUSTION OF RIGHTS  CONFERRED BY THE REGISTRATION OF A TRADEMARK IS APPLIED IN BULGARIA

***

 

* Адвокат, съдружник в Адвокатско дружество «Борислав Боянов и Ко.»

[1] Тук само маркираме друг висящ за разрешаване от законодателя въпрос, като отбелязваме, че съгласно пар.1 от Допълнителните азпоредби на ЗМГО , т.12 (Нова – ДВ, бр. 73 от 2006 г.) “Внос или износ на стоки” е фактическото пренасяне през границата на Република България на стоки, носещи знак, идентичен или сходен на регистрирана марка или регистрирано географско означение, или негова имитация, независимо дали по отношение на тези стоки е задействан митнически режим.